历史渊源

1996年4月23日，美国联邦最高法院就“马克曼和POSITEK公司诉Westview器械公司和ALTHON事业公司案”做出终审裁决。

明确规定，专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释是法律问题，由法院管辖，而不是事实问题，不归陪审团管辖。

此后，专门用于解释专利权利要求的司法程序——马克曼程序逐渐在美国各联邦法院盛行。

新的判例法和法院指南已经大大拓展马克曼程序使用的实体和程序规则，使之成为一个复杂、完备的司法程序。

马克曼命令是审理专利侵权案件的美国法官解释专利权利要求（图片cebit2008:涉嫌侵权

）在“PSC计算机产品公司诉Foxconn国际公司案”中，美联邦巡回上诉法院明确规定，除非有特别例外的合理借口，法官必须用通用词汇把专利权利要求解释为相关技术领域的普通技术人员能够理解的形态，并重申了优先使用专利说明书、专利审查文件等内部证据解释权利要求，另外也可使用词典、论文、证人证言等外部证据补充解释权利要求的原则。乔治亚州北区的联邦地区法院、加州北区的联邦地区法院、德克萨斯州东区的联邦地区法院等颁发了书面的马克曼程序指南。

具体而言，马克曼命令是审理专利侵权案件的美国法官解释专利权利要求，确定其保护范围的司法裁决。它是独立的马克曼程序所产生的司法命令，由于确定权利要求的含义，对侵权判决的结果有决定性作用，因此这是一步必走程序，是法官审理专利侵权案件的核心工作内容之一。在马克曼程序中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对这个司法命令提起上诉，只能就根据马克曼命令做出的判决提起上诉。

在马克曼程序中胜诉的一方往往会向法官提起不审即判的动议。例如，被告在马克曼程序中胜诉后，往往会要求法院不再开庭审理专利侵权问题，直接宣告被告不侵权，并驳回原告的诉讼请求。法院一般会支持被告的动议，并做出对被告有利的不审即判裁决，从而了结专利侵权诉讼。

特点

第一，马克曼命令解决的问题。它主要用于解释专利的权利要求，确定其保护范围。法官通过发起独立的马克曼司法程序对专利权利要求进行解释。这个程序中，双方当事人会提交马克曼简述书，向法官陈述主张，并组织书证、物证、证人证言等支持其主张。法院则会组织马克曼听证会，为当事人提供面对面的陈述与辩驳机会。

第二，做出马克曼命令的时间。法官对发起马克曼程序的时间享有自由裁量权，不取决于当事人的申请。一般 美国联邦最高法院认为，确定专利权利要求的含义几乎就决定整个案件的命运了情况下，马克曼程序延续的时间也由法官自由决定。司法实践中，有的法官在审理临时禁令动议的同时发起马克曼程序，有的在侵权调查程序启动前或者侵权审理程序启动后发起马克曼程序。不过，大部分案件在侵权调查程序启动后、侵权审理程序启动前发起马克曼程序。马克曼命令产生的时间一般在侵权调查程序启动后、侵权审理程序启动前。这个时候，双方当事人往往已经支付昂贵的律师费和证据调查费用。一些完全支持被告主张的马克曼命令实际上能够证明：被告肯定不侵权。这样，被告前期支付的律师费和证据调查费用等可能完全是一种浪费。因此，很多专家主张，专利侵权诉讼中，法官要尽早召开马克曼听证会，防止案件向纵深发展，浪费诉讼资源。但是，也有很多专家支持法官在昂贵的证据调查程序启动后发起马克曼程序，因为法官毕竟需要一段时间熟悉相关技术和案情。总之，马克曼命令在整个专利诉讼进程中出现的时间取决于法官的自由裁量权，尚没有普通法或者成文法对此有所限制。

第三，马克曼命令对整个案件的影响力。美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院都认为，确定专利权利要求的含义几乎就决定整个案件的命运了，因此，马克曼命令一般决定整个案件的结果，而且它对专利权利要求的解释是整个专利诉讼的核心。在马克曼程序中败诉的一方当事人不能单独就马克曼命令提出上诉，胜诉的一方则一般会向法官提起不审即判的动议，使案件在不需开庭审理侵权问题的情况下就出现司法结论。在马克曼程序中，专利侵权诉讼的被告方会对权利要求中具体词汇的含义，以及整个权利要求的含义提出自己的主张，同时，极力驳斥专利权人对权利要求的解释。如果被告方在马克曼程序中取得胜利，那么，从保护范围看，专利权利要求将无法覆盖被告方的产品和方法。继续开庭，甚至组织陪审团开庭审理侵权问题就会变得多余。因此，如果被告方提出不审即判的动议，法院一般会支持其请求。

经典案例

马克曼命令美国莱伏顿制造公司”>马克曼命令美国莱伏顿制造公司曾经在美国多个州的联邦地区法院用第6246558号专利控告浙江东正电气有限公司（现已变更注册为浙江通领科技集团有限公司，以下简称通领科技）的主要美国经销商。这项专利的申请日是1999年8月20日，授权日是2001年6月12日。它包含四项权利要求。但是，原告在诉讼中仅仅使用了第三项权利要求。

产品进入美国之前，通领科技已经委托美国两大著名律师所进行侵权检索和分析。他们检索到了6项相关的美国专利，这些专利涵盖了莱伏顿公司后来在诉讼中使用的全部专利。但是，两家律师所的技术和法律分析意见非常一致：通领科技的产品不侵犯莱伏顿的知识产权。拿到这6份法律意见书后，通领科技才陆续把产品销售到美国市场。为了抵制来自中国的竞争对手，莱伏顿率先把经销其产品的美国企业告上了法庭。不过，通过分析大量案卷材料，中国有关知识产权的专家一致认为：美国莱伏顿制造公司不直接起诉通领科技侵权，而是在四个不同的美国联邦地区法院起诉东正公司四个重要客户的策略可谓一箭双雕。首先，莱伏顿一直以各种理由拖延官司，不断地让通领科技同时承受四处的诉讼费用，美国巨额的律师费用会使通领科技经受不起，耗尽财力而自行倒闭。第二，到处散发律师函，通报通领科技侵权并威胁通领科技的客户，迫使通领科技失去美国客户。这种用专利诉讼打压竞争对手的策略在美国较为普遍。目前，美国有很多企业都利用这种手法，对进入美国市场的中国企业实施封杀。很多中国企业都放弃了应诉机会，被迫退出了美国市场。

但是，根据上述六份法律意见书和国内外专家的评估意见，通领科技决心抗争到底，坚决维护该公司科研人员与中国科学院、复旦大学、上海交通大学等科研单位专家的合作成果，尤其该公司总工程师、北京大学物理系毕业生王富的核心技术发明，使其共同打造的高科技产品大量进入美国。因此，通领科技决心打赢美国专利诉讼，努力用优秀的中国科技产品造福人类。

于是，为了维护合法权益，保护美国营销渠道，通领科技主动为全部被告承担诉讼费用和侵权担保，并主动要求以制造商身份加入诉讼。为了减少诉讼费用，加快案件进程，通领科技请求把全部案件移送到位于新墨西哥州联邦地方分区法院，并取得了成功。2005年3月28日，该院法官布朗宁法官主持召开了马克曼听证会。近14个月后，在2006年5月23日，布朗宁法官向各方当事人出出了马克曼命令判决书，基本采纳了通领科技等被告人对第6246558号专利相关权利要求的解释。

这个案件的马克曼命令主要涉及“方式（或者步骤）加功能(means plus function)权利要求”的解释问题。权利要求是划定专利保护范围的法律文件。按照美国专利法第101节，权利要求有5种，新颖而且实用的方法、机器、制品、组合物，以及其改进。1946年，美国联邦最高法院在“Halliburton石油钻井粘合公司诉Walker案”中审查了权利要求的撰写方式，并无效了一项功能而非结构限定的机器权利要求。1952年7月19日，美国国会通过一项法案，确认了“方式（或者步骤）加功能权利要求”。相关规定已经进入美国专利法第112节第六段。这种权利要求 通领科技主动为全部被告承担诉讼费用和侵权担保可以用方式或者步骤表述界定组合性技术特征，但是要明确它们实现的功能。这种权利要求可以不记载结构、材料、操作，但是能够涵盖说明书中公开的结构、材料、操作以及它们的等同物。这种权利要求的保护范围很宽。但是，用这种权利要求认定侵权的难度很大。在绝大部分案件沿用等同侵权判定原则的情况下，用这种权利要求认定专利侵权的难度更大。美国用这种权利要求判定被告侵权的终审判例极为罕见。

在通领科技这个案件中，马克曼命令围绕的问题就是相关权利要求是否属于“方式（或者步骤）加功能权利要求”。在马克曼命令中，法官支持被告的观点，否认其属于该类权利要求，从而大大缩小了相关权利要求的保护范围。很明显，通领科技的产品无法落入这个专利权的保护范围。

中国也允许出现类似的权利要求。例如，在中国，每项权利要求的类型和所确定的保护范围应当清楚，而且权利要求应当仅仅包含用于实现发明目的的必要技术特征。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果能通过说明书中充分规定的实验或者操作直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才是允许的。但是，中国不允许申请人利用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围，尤其不允许出现纯功能性的权利要求。对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式及其等同的实施方式。但是，申请人必须在说明书中对有关实施方式予以充分公开。这种权利要求的保护范围很宽，一般适合保护机器、器械发明。但是，中国司法实践中没有与马克曼程序对应的法律程序，也没有出现保护相关权利要求的专利案例。

案例启示

美国法院下达了对案件结果具有决定性作用的“马克曼命令”，确认通领科技的产品不存在侵权问题。早在通领科技进军美国市场前，为避免惹上官司，陈伍胜就将产品送到美国两家著名律师事务所进行侵权检索和分析，并取得了非侵权的法律评定文书。美国４家企业生产的ＧＦＣＩ产品，均采用机电一体化的漏电保护技术，而通领科技采用的永磁式电磁机构原理的漏电保护技术，系全球独家自主发明的专利技术，在知识产权上与美国公司风马牛不相及。

通领科技的产品无法落入这个专利权的保护范围。“他们起诉经销商的目的就是要借刀杀人，一是想让通领四处应诉，因无力承受巨额的诉讼费而倒闭；二是让经销商知难而退，使通领失去市场。”陈伍胜说。

2004年秋，莱伏顿曾提出和解方案，前提是通领科技要向他们支付专利费。陈伍胜很清楚，只要答应了对方的要求，通领公司就可以免去诉讼之扰，但他们将永远在竞争中失去主动权。通领科技拒绝了和解。应诉后，公司在美国请了最好的律师，多次召集国内外有关专家学者召开研讨会和论坛，研讨应对方案，并呼吁政府和社会对企业维权予以关注。

通领科技的律师赴纽约对莱伏顿公司副总裁进行询问取证笔录时，“他却多次拒绝我方律师提出的法庭询问取证笔录，使官司一拖再拖”。

2006年5月23日，新墨西哥州联邦地方法院下达了对案件结果具有决定性作用的马克曼命令，确认通领的产品不在莱伏顿专利的权利保护范围内，即不存在侵权问题。

根据专利说明书、专家证言、技术辞典等，布朗宁法官解释了第6246558号专利的相关权利要求，明确了其保护范围，并据此发布了马克曼命令。这一结论基本采纳了通领科技等被告人的主张，符合被告方的利益。目前，被告已经提起了不审即判的动议，法官将支持被告方的申请，不需开庭审理即判决被告不侵权，并驳回原告的全部诉讼请求。

在涉美专利诉讼中，通领科技赢得胜诉的马克曼命令后，其国外客户的信心大大增强，一些处于观望状态的订单纷至沓来。因此，打赢马克曼程序，这是中国企业应对涉美专利诉讼的关键。不过，马克曼命令出现时，昂贵的诉讼调查程序可能已近尾声。各级政府和行业协会要对相关企业给予大力支持。